某文化傳媒有限公司訴國家知識產權局及海南某有限責任公司商標異議復審行政糾紛案-以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標的構成要件之一是商標申請人具有主觀惡意
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-013
關鍵詞
行政/商標異議復審行政糾紛/搶先注冊/主觀惡意/共同使用
基本案情
訴爭商標“美麗俏佳人及圖”商標由某文化傳媒有限公司（以下簡稱某傳媒公司）于2008年8月29日申請注冊，指定使用在電視文娛節(jié)目等服務上。海南某有限責任公司（以下簡稱海南某公司）對此提出異議復審申請。北京某有限公司（以下簡稱北京某公司）于2005年下半年開始籌備并制作《美麗俏佳人》節(jié)目。2006年、2007年，《美麗俏佳人》節(jié)目由北京某公司制作，北京某公司與海南某公司共同投資，共同享有節(jié)目著作權。2008年1月至2012年，與北京某公司具有關聯關系的某傳媒公司取代北京某公司與海南某公司延續(xù)前述合作模式?！睹利惽渭讶恕饭?jié)目自2006年1月起首播，在訴爭商標申請日前已具有一定的知名度。北京某公司2011年注銷后，其股東明確自2008年1月15日起，將包括“美麗俏佳人”美術作品著作權在內的全部權益轉讓給某傳媒公司。商標評審委員會認為訴爭商標在“廣播和電視節(jié)目制作”等十八項服務項目上不應予以核準注冊。某傳媒公司因商標異議復審行政糾紛一案，不服商標評審委員會作出的商評字[2015]第47798號《關于第692538X號“美麗俏佳人及圖”商標異議復審裁定書》，提起訴訟。
北京知識產權法院于2018年3月26日作出（2015）京知行初字第4913號行政判決：一、撤銷被訴裁定；二、商標評審委員會重新作出裁定。宣判后，海南某公司提起上訴。北京市高級人民法院于2018年11月5日作出（2018）京行終4403號行政判決：一、撤銷一審判決；二、駁回某傳媒公司的訴訟請求。某傳媒公司不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2021年6月25日作出（2019）最高法行申7392號行政裁定：提審本案。最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法行再261號行政判決：一、撤銷北京市高級人民法院（2018）京行終4403號行政判決；二、維持北京知識產權法院（2015）京知行初字第4913號行政判決。
裁判理由
法院生效裁判認為：2013年修正的《中華人民共和國商標法》（以下簡稱2013年商標法）第三十二條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條規(guī)定：“在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經有一定影響，而商標申請人明知或者應知該商標，即可推定其構成‘以不正當手段搶先注冊’。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外。在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。在先使用人主張商標申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標，違反商標法第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持。”根據上述規(guī)定，第三十二條后半段的構成要件之一是商標申請人具有主觀惡意，即以不正當手段搶先注冊商標。
本案中，關于某傳媒公司申請注冊訴爭商標是否存在主觀惡意的問題。原審已查明，《美麗俏佳人》節(jié)目由北京某公司于2005年下半年開始籌備并制作。2006年、2007年，北京某公司與海南某公司簽訂合作協(xié)議，約定《美麗俏佳人》節(jié)目由雙方共同投資，北京某公司制作，節(jié)目著作權歸雙方共同所有。2008年1月，某傳媒公司與海南某公司簽訂合作協(xié)議，約定《美麗俏佳人》節(jié)目由雙方共同投資，某傳媒公司制作，節(jié)目著作權歸雙方共同所有。2006年1月，《美麗俏佳人》節(jié)目在旅游衛(wèi)視首播，此后持續(xù)在該平臺播放至2012年12月31日。2008年1月，北京某公司與某傳媒公司簽訂合同，約定北京某公司將其與海南某公司共同享有的2006年至2007年的《美麗俏佳人》（集數共312期）電視節(jié)目著作權轉讓給某傳媒公司。北京某公司注銷后，其股東出具說明，明確自2008年1月15日起，將包括“美麗俏佳人”美術作品著作權在內的全部權益轉讓給某傳媒公司?；谏鲜鍪聦?，可分析如下：其一，雖然海南某公司與北京某公司或某傳媒公司先后簽訂的合作協(xié)議均約定，雙方共同享有《美麗俏佳人》節(jié)目的著作權，但并未約定“美麗俏佳人”作為商標的權益歸屬。其二，本案訴爭商標為圖文商標，標志與“美麗俏佳人”美術作品完全相同?！懊利惽渭讶恕泵佬g作品系2005年許某江受北京某公司委托而創(chuàng)作，著作權歸北京某公司享有。在北京某公司注銷后，該美術作品的著作權轉移至某傳媒公司。其三，《美麗俏佳人》節(jié)目最初由北京某公司策劃與制作。在訴爭商標申請日之前，某傳媒公司已實際開展《美麗俏佳人》節(jié)目制作服務。綜合考慮以上因素，某傳媒公司于2008年8月29日向商標局提出訴爭商標的注冊申請，申請注冊在第41類“廣播和電視節(jié)目制作、電視文娛節(jié)目”等服務項目上，具有正當性，不存在主觀惡意。因此，訴爭商標的注冊未違反2013年商標法第三十二條后半段關于申請商標注冊“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的規(guī)定。二審法院未全面考慮2013年商標法第三十二條后半段的適用要件，適用法律有誤。
關于第47798號裁定認為海南某公司與某傳媒公司均享有訴爭商標所承載的商譽、不宜由某傳媒公司一方獨享的問題。首先，2013年商標法第三十二條后半段應置于商標法體系中予以理解。我國商標法實行商標權注冊取得制度。2013年商標法第三條第一款規(guī)定：“經商標局核準注冊的商標為注冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標注冊人享有商標專用權，受法律保護?！钡谒臈l規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。本法有關商品商標的規(guī)定，適用于服務商標?！币来艘?guī)定，商標專用權受法律保護，相關主體取得商標專用權的途徑是申請商標注冊。但為了平衡各方當事人的利益，兼顧公平原則，我國商標法對未注冊商標亦予以一定程度的保護，如2013年商標法第十三條第二款、第十五條、第三十二條后半段、第五十九條第三款等。對于在先使用并具有一定影響的未注冊商標，一方面2013年商標法第三十二條后半段禁止他人惡意搶注；另一方面2013年商標法第五十九條第三款允許在先使用人在原有范圍內繼續(xù)使用。其次，在權利的歸屬方面，我國商標法與著作權法、專利法的規(guī)定有所不同。根據著作權法的規(guī)定，著作權一般屬于創(chuàng)作作品的人，即作者。兩人以上合作創(chuàng)作的作品，著作權由合作作者共同享有。根據專利法的規(guī)定，非職務發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權利屬于發(fā)明人或者設計人，即對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。合作、委托完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人。而商標注冊采取申請在先原則，根據2013年商標法第三十一條的規(guī)定，兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標。商標法既未規(guī)定只有在先使用商標才可申請注冊，亦未規(guī)定因共同使用商標或共同對商標商譽作出貢獻而成為共同商標權人。再次，當行政機關認定申請注冊的商標是否違反2013年商標法第三十二條后半段規(guī)定時，須對在先使用商標的商譽是否達到有一定影響、商標申請人是否有利用在先使用商標商譽的惡意等一系列構成要件綜合分析。如前所述，本案訴爭商標申請人某傳媒公司沒有利用他人在先使用商標商譽的惡意。因此，在缺乏法律明確規(guī)定及合同依據的情況下，商標評審委員會進行商譽貢獻的分析判斷，采取財產共有的思路進而得出海南某公司與某傳媒公司共享訴爭商標商譽、排除某傳媒公司在先申請的結論，適用法律錯誤。
裁判要旨
商標申請人舉證證明其申請注冊商標具有正當性，沒有利用在先使用商標商譽惡意的，不構成商標法第三十二條規(guī)定的情形。
我國商標法實行商標權注冊取得制度，采取申請在先原則，并未規(guī)定只有在先使用商標才可申請注冊，亦未規(guī)定因共同使用商標或共同對商標商譽作出貢獻而成為共同商標權人。在缺乏法律明確規(guī)定及合同依據的情況下，不能采取財產共有的思路認定商標商譽可以共享、排除商標申請人在先申請的正當性，認定其構成以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。
關聯索引
《中華人民共和國商標法》第32條（本案適用的是2013年修正的《中華人民共和國商標法》第32條）
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第23條
一審：北京知識產權法院（2015）京知行初字第4913號行政判決（2018年3月26日）
二審：北京市高級人民法院（2018）京行終4403號行政判決（2018年11月5日）
再審審查：最高人民法院（2019）最高法行申7392號行政裁定（2021年6月25日）
再審審理：最高人民法院（2021）最高法行再261號行政判決（2021年12月17日）
