某某科技（深圳）有限公司與國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-聲音商標(biāo)顯著性的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-029-003
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行政/商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審/聲音商標(biāo)/顯著性/可視性標(biāo)志
基本案情
某某科技（深圳）有限公司訴稱：一、第1450252X號(hào)商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)商標(biāo)）是其公司名下某軟件在運(yùn)行過(guò)程中，新消息傳來(lái)時(shí)播放的提示音，申請(qǐng)商標(biāo)所表現(xiàn)的內(nèi)容與第38類“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、信息傳送”等服務(wù)之間沒(méi)有內(nèi)在的聯(lián)系，既非“功能性”也不具備描述性，并且訴爭(zhēng)商標(biāo)為六聲音響，不冗長(zhǎng)也不簡(jiǎn)單，該聲音特點(diǎn)鮮明、簡(jiǎn)短突出，具有聲音商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。二、某軟件是中國(guó)市場(chǎng)用戶數(shù)最多的即時(shí)通訊工具，用戶數(shù)量龐大，訴爭(zhēng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期、廣泛的使用，已經(jīng)成為相關(guān)公眾識(shí)別服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，該公司的某軟件于1999年2月上線至今，持續(xù)使用申請(qǐng)商標(biāo)近18年。申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期、大量、廣泛的使用，用戶聽(tīng)到申請(qǐng)商標(biāo)聲音后就知道是某軟件的消息提示音，申請(qǐng)商標(biāo)能夠直接對(duì)應(yīng)某軟件提供的即時(shí)通訊服務(wù)，其知名度及顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)。三、被訴決定將“獨(dú)創(chuàng)性”作為聲音商標(biāo)是否具有顯著性的審查標(biāo)準(zhǔn)缺乏法律依據(jù)，“獨(dú)創(chuàng)性”是著作權(quán)概念，商標(biāo)法也不要求訴爭(zhēng)商標(biāo)具有獨(dú)創(chuàng)性。四、國(guó)外已經(jīng)獲得注冊(cè)的聲音商標(biāo)實(shí)例包括NBC“三聲鐘聲”商標(biāo)、英特爾“登登登登”商標(biāo)、蘋果MAC電腦“開(kāi)機(jī)聲音”商標(biāo)、微軟系統(tǒng)“啟動(dòng)聲音”商標(biāo)、米高梅“獅吼”商標(biāo)、愛(ài)普生聲音商標(biāo)等聲音商標(biāo)的時(shí)長(zhǎng)較短，多數(shù)不到3秒，幾乎全部都在6秒以內(nèi)，聲音表現(xiàn)簡(jiǎn)明、無(wú)語(yǔ)音。由于聲音商標(biāo)的注冊(cè)在我國(guó)剛剛開(kāi)始，聲音商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)不夠完善，有必要參考國(guó)際上比較公認(rèn)的聲音商標(biāo)注冊(cè)實(shí)例。綜上，請(qǐng)求法院撤銷商評(píng)字［2016］第0000035304號(hào)《關(guān)于第14502527號(hào)“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標(biāo)）商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），并責(zé)令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出審查決定。
被告商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)辯稱，一、被告審查聲音商標(biāo)的依據(jù)就是顯著性，作為非傳統(tǒng)商標(biāo)，聲音商標(biāo)必須通過(guò)使用才能取得顯著性，而某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)只能顯示某軟件具有較高的知名度，并不能證明申請(qǐng)商標(biāo)具有顯著性。二、申請(qǐng)商標(biāo)僅是一個(gè)急促、單調(diào)的重復(fù)音，比較簡(jiǎn)單，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。三、獨(dú)創(chuàng)性只是被告審查聲音商標(biāo)是否具有顯著性時(shí)考量的一個(gè)參考因素，被告并未將其作為判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否具備顯著性的標(biāo)準(zhǔn)適用。故請(qǐng)求法院判決駁回某某科技（深圳）有限公司的訴訟請(qǐng)求。
法院經(jīng)審理查明：2014年5月4日，某某科技（深圳）有限公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡(jiǎn)稱商標(biāo)局)提出申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會(huì)議服務(wù)；提供在線論壇；計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件（截止）”服務(wù)上。
針對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，商標(biāo)局于2015年8月11日作出商標(biāo)駁回通知，依據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項(xiàng)作出不予注冊(cè)的決定，其理由為：申請(qǐng)商標(biāo)由簡(jiǎn)單、普通的音調(diào)或旋律組成，使用在指定使用項(xiàng)目上缺乏顯著性，不得作為商標(biāo)注冊(cè)。
某某科技（深圳）有限公司對(duì)商標(biāo)局作出的上述商標(biāo)駁回通知不服，于法定期限內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)，并提交了下列證據(jù)：１、廣東省深圳市前海公證處(簡(jiǎn)稱前海公證處)作出的(2015)深前證字第009830號(hào)公證書(shū)(附光盤一張)，２、前海公證處作出的(2015)深前證字第009831-009835號(hào)公證書(shū)(各附光盤一張)，分別是對(duì)2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本的某軟件運(yùn)行中有新消息傳來(lái)時(shí)提示音的證據(jù)保全，3、前海公證處作出的(2015)深前證字第009836號(hào)公證書(shū)(附光盤一張)，系對(duì)2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本某軟件的數(shù)字簽名證明，前述證據(jù)1-3顯示，某某科技（深圳）有限公司的某軟件均使用申請(qǐng)商標(biāo)作為新消息傳來(lái)時(shí)的默認(rèn)提示音；4、某某科技（深圳）有限公司年報(bào)摘要；5、上?！痢潦袌?chǎng)咨詢有限公司發(fā)布的《中國(guó)即時(shí)通訊研究報(bào)告》(2003年-2006年)、《中國(guó)即時(shí)通訊行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(2007-2008年、2008-2009年)、《中國(guó)即時(shí)通訊年度監(jiān)測(cè)報(bào)告》(2010-2011年)、《中國(guó)即時(shí)通訊用戶行為研究報(bào)告》(2010-2011年)、《中國(guó)即時(shí)通訊年度監(jiān)測(cè)及用戶行為研究報(bào)告》(2012-2013年)，其中包含某某科技（深圳）有限公司某軟件最早運(yùn)行的版本與時(shí)間、某某科技（深圳）有限公司的某軟件作為“用戶最常使用的即時(shí)通訊軟件”之一于2003年-2008年在即時(shí)通訊軟件市場(chǎng)中的占有率情況的統(tǒng)計(jì)、某軟件在2009-2010年中國(guó)主要即時(shí)通訊軟件用戶偏好度的占比統(tǒng)計(jì)、某軟件在2012-2013年度的覆蓋人數(shù)統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。
2016年4月18日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)被訴決定。該決定認(rèn)為：申請(qǐng)商標(biāo)為聲音，該聲音較為簡(jiǎn)單，缺乏獨(dú)創(chuàng)性，指定使用在電視播放、信息傳送等服務(wù)項(xiàng)目上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，難以起到區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用，屬于商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項(xiàng)所指的情形。某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)雖能證明其某軟件享有知名度，但申請(qǐng)商標(biāo)的聲音僅為軟件包含的標(biāo)識(shí)某一功能的聲音，在案證據(jù)不能證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用已起到區(qū)別服務(wù)來(lái)源的作用。綜上，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)依據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項(xiàng)和第三十四條的規(guī)定，決定：申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。
某某科技（深圳）有限公司不服被訴決定，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。
在法定期限內(nèi)，為證明被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，作出程序合法，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)向法院提交了下列證據(jù)：
1、申請(qǐng)商標(biāo)檔案，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)申請(qǐng)日期、指定使用服務(wù)等情況；
2、商標(biāo)駁回通知書(shū)復(fù)印件，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)被商標(biāo)局駁回的事實(shí)及具體駁回理由；
3、某某科技（深圳）有限公司在評(píng)審程序中提交的復(fù)審申請(qǐng)書(shū)及證據(jù)復(fù)印件，用以證明被訴決定是針對(duì)其提出復(fù)審的事實(shí)、理由和請(qǐng)求作出的。
某某科技（深圳）有限公司向法院提交了下列證據(jù)以支持其訴訟主張：
1、申請(qǐng)商標(biāo)的音頻文件(申請(qǐng)商標(biāo)的聲音樣本)，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)的具體表現(xiàn)形式；
2、某某科技（深圳）有限公司向商標(biāo)局提交的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)及申請(qǐng)商標(biāo)的光譜表、頻譜表、波形圖，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)并非聲音的簡(jiǎn)單重復(fù)；
3、國(guó)家圖書(shū)館檢索文獻(xiàn)152篇，用以證明即申請(qǐng)商標(biāo)的聲音已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期大量的使用且涉及的領(lǐng)域廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用，相關(guān)公眾已經(jīng)能夠?qū)⑸暾?qǐng)商標(biāo)與某某科技（深圳）有限公司及其提供的服務(wù)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系；
4、某某科技（深圳）有限公司2004年-2015年年報(bào)，其中對(duì)于每年的注冊(cè)即時(shí)通信賬戶、活躍賬戶、最高同時(shí)在線賬戶等數(shù)據(jù)均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)對(duì)應(yīng)的即時(shí)通信軟件的受眾面極其廣泛；
5、某某科技（深圳）有限公司的某軟件獲得吉尼斯世界紀(jì)錄“單一即時(shí)通信平臺(tái)上最多人同時(shí)在線”稱號(hào)的證書(shū)和相關(guān)報(bào)道，用以證明申請(qǐng)商標(biāo)對(duì)應(yīng)的即時(shí)通信軟件受眾范圍極其廣泛；
6、商標(biāo)局于2009年4月24日作出的商標(biāo)馳字［2009］第14號(hào)《關(guān)于認(rèn)定“××”商標(biāo)為馳名商標(biāo)的批復(fù)》，認(rèn)定某某科技（深圳）有限公司的“××”商標(biāo)在第38類上的信息傳送、計(jì)算機(jī)終端通訊、提供與全球計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的電訊聯(lián)接服務(wù)上構(gòu)成馳名商標(biāo)，用以證明與申請(qǐng)商標(biāo)相對(duì)應(yīng)的在即時(shí)通訊服務(wù)上獲準(zhǔn)注冊(cè)的“××”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，從而進(jìn)一步印證申請(qǐng)商標(biāo)受眾范圍極其廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用。
原審?fù)徶?，某某科技（深圳）有限公司還當(dāng)庭播放了電視劇《第一次親密接觸》(2003年拍攝，2004年7月正式發(fā)行)中關(guān)于某軟件在遇有新消息傳來(lái)時(shí)申請(qǐng)商標(biāo)作為提示音的相關(guān)片段，并出示了Useit知識(shí)庫(kù)對(duì)于“1999年至2015年××是如何一步步變形的”一文對(duì)某軟件的版本升級(jí)進(jìn)行的介紹及百度百科對(duì)于“××郵箱”的介紹。另外，某某科技（深圳）有限公司還當(dāng)庭播放了國(guó)內(nèi)外獲準(zhǔn)注冊(cè)的部分聲音商標(biāo)的聲音樣本、我國(guó)已獲準(zhǔn)注冊(cè)及處于初審公告階段的部分聲音商標(biāo)的聲音樣本以作參考。
質(zhì)證過(guò)程中，針對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交的證據(jù)，某某科技（深圳）有限公司表示對(duì)其關(guān)聯(lián)性、合法性、真實(shí)性均無(wú)異議，但認(rèn)為前述證據(jù)不足以證明被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)于某某科技（深圳）有限公司在訴訟階段提交的證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性、真實(shí)性均無(wú)異議，但不認(rèn)可某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)的證明作用。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出（2016）京73行初3203號(hào)行政判決，判決：撤銷被訴決定，判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)就第1450252X號(hào)商標(biāo)所提復(fù)審申請(qǐng)重新作出審查決定。宣判后，被告提出上訴。北京市高級(jí)人民法院作出（2018）京行終3673號(hào)行政判決，判決駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：商標(biāo)法是商標(biāo)注冊(cè)審查的基本法律依據(jù)，在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審查過(guò)程中，無(wú)論具體商標(biāo)標(biāo)志是由何種要素構(gòu)成，只要其符合商標(biāo)法第八條的規(guī)定，都應(yīng)當(dāng)采用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)予以同等對(duì)待。尤其是在2013年商標(biāo)法修改時(shí)，新法刪除了商標(biāo)構(gòu)成要素必須屬于“可視性標(biāo)志”的原有要求，使得任何能夠發(fā)揮商品或服務(wù)來(lái)源識(shí)別作用的標(biāo)志都有可能作為商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，從而拓寬了商標(biāo)類型的范疇，為今后更好地保護(hù)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益、維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的良好秩序、保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益提供了更大的可能。但與此同時(shí)，為了平等地對(duì)待不同商標(biāo)注冊(cè)需求的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者、平等地保護(hù)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)的不同類型商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，除非商標(biāo)法有特殊規(guī)定，否則不應(yīng)對(duì)聲音商標(biāo)以及今后可能出現(xiàn)的其他新類型商標(biāo)作出特殊對(duì)待。
就本案而言，申請(qǐng)商標(biāo)音色基本相同、時(shí)間間隔短促且基本相同，指定使用在第38類第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會(huì)議服務(wù)；提供在線論壇；計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件”服務(wù)上。雖然申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成要素的選取體現(xiàn)了某某科技（深圳）有限公司的特定創(chuàng)意，但是，商標(biāo)標(biāo)志在其指定使用服務(wù)上是否具有顯著特征，仍然需要結(jié)合相關(guān)公眾的一般認(rèn)知加以具體判斷。具體而言，由于申請(qǐng)商標(biāo)僅由單一而重復(fù)的“嘀”音構(gòu)成，相關(guān)公眾通常情況下不易將其作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志加以識(shí)別，申請(qǐng)商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的缺乏顯著特征的標(biāo)志。原審法院和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在該問(wèn)題上的觀點(diǎn)一致，二審法院對(duì)此予以確認(rèn)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)有關(guān)申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)志本身缺乏顯著特征的上訴理由成立，二審法院對(duì)此予以支持。
特定的標(biāo)志其本身在特定的商品或者服務(wù)上可能缺乏商標(biāo)注冊(cè)所需的顯著特征，但是當(dāng)其經(jīng)過(guò)使用而能夠發(fā)揮識(shí)別作用時(shí)，則可以根據(jù)商標(biāo)法第十一條第二款的規(guī)定予以核準(zhǔn)注冊(cè)。由于這種顯著特征的取得建立在使用的基礎(chǔ)之上，因此，此類商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的商品或者服務(wù)范圍，也應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際使用的商品或者服務(wù)為限。通常情況下，不存在在一個(gè)商品或者服務(wù)項(xiàng)目上經(jīng)過(guò)使用而取得顯著特征的標(biāo)志，即可僅因其在該商品或者服務(wù)上的使用行為，而在其他商品或者服務(wù)項(xiàng)目上當(dāng)然獲得顯著特征。對(duì)于通過(guò)使用而取得顯著特征的商標(biāo)的審查，必須遵循“商品和服務(wù)項(xiàng)目特定化”之審查原則，避免顯著特征使用取得認(rèn)定過(guò)程中的泛化處理和以偏概全。
本案中，某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)能夠證明申請(qǐng)商標(biāo)聲音通過(guò)在××即時(shí)通訊軟件上的長(zhǎng)期持續(xù)使用，具備了識(shí)別服務(wù)來(lái)源的作用。原審判決認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)在與××即時(shí)通訊軟件相關(guān)的“信息傳送、提供在線論壇、計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、數(shù)字文件傳送、在線賀卡傳送、電子郵件”服務(wù)上具備了商標(biāo)注冊(cè)所需的顯著特征并無(wú)不當(dāng)，申請(qǐng)商標(biāo)可以在上述服務(wù)項(xiàng)目上予以初步審定，二審法院對(duì)此予以確認(rèn)。但是，申請(qǐng)商標(biāo)并未在“電視播放、新聞社、電話會(huì)議服務(wù)”上實(shí)際使用，原審判決以“電話會(huì)議服務(wù)”與“超級(jí)群聊天”服務(wù)功能完全相同以及綜合性即時(shí)通訊軟件服務(wù)平臺(tái)存在提供電視播放、新聞服務(wù)的可能性為由，認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)在上述三個(gè)服務(wù)項(xiàng)目上亦具有顯著特征，顯然不符合申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用方才取得顯著特征的案件事實(shí)，不適當(dāng)?shù)貫樯暾?qǐng)商標(biāo)預(yù)留了申請(qǐng)注冊(cè)的空間，屬于適用法律錯(cuò)誤，二審法院對(duì)此予以糾正。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)有關(guān)在案證據(jù)不能證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)使用已具有區(qū)別服務(wù)來(lái)源作用的上訴理由部分成立，二審法院給予相應(yīng)的支持。
裁判要旨
申請(qǐng)商標(biāo)由聲音構(gòu)成，雖然其構(gòu)成要素缺乏固有的顯著特征，但其經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征并便于識(shí)別的，仍然可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第8條，第11條，第10條第1款第8項(xiàng)，第11條第1款第1項(xiàng)、第2項(xiàng)（本案適用的是2013年修正的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第8條，第11條，第10條第1款第8項(xiàng)，第11條第1款第1項(xiàng)、第2項(xiàng)）
《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》第32條
一審：北京市第一中級(jí)人民法院（2016）京73行初3203號(hào)行政判決（2018年4月27日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終3673號(hào)行政判決（2018年9月27日）
