西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司訴上海某電腦貿(mào)易公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案-涉及多物理實體的多主體實施方法專利的侵權(quán)判定以及標準必要專利侵權(quán)案件中的禁令救濟
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-2-487-006
關(guān)鍵詞
民事/知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)/侵害發(fā)明專利權(quán)/標準必要專利/多物理實體/多主體實施/方法專利/全面覆蓋原則/停止侵害/附條件判決
基本案情
原告西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司訴稱：其系專利號為0213****.X、名稱為“一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）專利權(quán)人。涉案專利系無線局域網(wǎng)鑒別和保密基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)（WAPI）標準的一項標準必要專利。西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司與美國某公司簽訂有專利許可合同，合同到期日為2028年12月28日，合同中約定了2010年至2014年的許可費用，2014年之后的許可費用應(yīng)于2014年底前重新談判確定。由于雙方對2014年之后的許可費用一直未達成一致，西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司主張美國某公司的全資子公司上海某電腦貿(mào)易公司銷售相關(guān)型號終端產(chǎn)品侵害其涉案專利權(quán)，向陜西省高級人民法院提起訴訟，請求判令：停止侵害并賠償經(jīng)濟損失及合理開支共計人民幣1.5億元（幣種下同）。
陜西省高級人民法院于2021年12月30日作出（2016）陜民初10號民事判決：一、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起，立即停止銷售部分型號平板電腦產(chǎn)品；二、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司經(jīng)濟損失人民幣14284.0608萬元；三、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司合理開支人民幣50.9958萬元；四、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對被告上海某電腦貿(mào)易公司的其他訴訟請求；五、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對被告西安市某電器有限公司的全部訴訟請求。
宣判后，上海某電腦貿(mào)易公司提起上訴，最高人民法院于2022年12月30日作出（2022）最高法知民終817號民事判決：一、維持陜西省高級人民法院（2016）陜民初10號民事判決第二、三、五項；二、撤銷陜西省高級人民法院（2016）陜民初10號民事判決第一、四項；三、駁回西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他訴訟請求；四、駁回上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他上訴請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：首先，涉案專利為合法有效的專利，多側(cè)撰寫式的權(quán)利要求亦為專利審查實踐中允許的權(quán)利要求撰寫方式，該類專利權(quán)在被授權(quán)后應(yīng)當?shù)玫接行У谋Ｗo。涉案專利的特點在于，其要求保護的方法并非僅涉及服務(wù)器和終端的交互，而是涉及移動終端、無線接入點、認證服務(wù)器三個物理實體，最終由終端用戶完整執(zhí)行實施專利方法的過程。并且，涉案專利要求保護的內(nèi)容就是通過認證服務(wù)器實現(xiàn)移動終端和無線接入點雙向認證的無線網(wǎng)絡(luò)安全機制，必須有三方參與才能實現(xiàn)發(fā)明目的，涉案專利方法的全部實質(zhì)內(nèi)容客觀上無法集成在同一個物理實體中。因此，僅借助其中任何一方的單一產(chǎn)品，不借助其他裝置或者依賴其他網(wǎng)絡(luò)條件，均不可能完整地實施涉案專利方法。涉案專利屬于必須借助多個物理實體才能完成的多主體實施的方法專利，其與僅涉及服務(wù)器和終端交互的多主體實施的方法專利存在一定差異，在適用多主體實施的方法專利侵權(quán)判斷標準時，應(yīng)當結(jié)合涉案專利三方實體交互的實際情況，妥善考慮如何在不損害社會公眾利益的情況下有效保護該類專利的權(quán)利人的合法權(quán)利。
其次，專利侵權(quán)判定中所謂的“全面覆蓋原則”是指同一被訴侵權(quán)技術(shù)方案應(yīng)覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征，而不必然要求同一主體的行為覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。不同主體共同實施的行為，既包括共同故意實施的行為，也包括共同過失實施的行為，還包括故意與過失行為結(jié)合實施的行為，即數(shù)個行為人雖主觀過錯程度不一，但各自行為相結(jié)合而實施的行為，造成他人損害的，也可以構(gòu)成共同侵權(quán)行為。對于必須借助多個物理實體才能完成的通信領(lǐng)域的多主體實施的方法專利而言，其技術(shù)方案的實質(zhì)內(nèi)容被固化在不同裝置中，即不同裝置的制造者實施的行為相結(jié)合，使得終端用戶只需要正常操作其所持有的終端設(shè)備，即能夠機械地重演專利的技術(shù)方案。對于該類專利而言，只有多個物理實體制造者的共同行為才能使權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征被終端用戶機械重演的技術(shù)方案全面覆蓋。因此，不應(yīng)因為任何一方制造者未完整實施專利技術(shù)方案而使其都得以免除侵權(quán)責任。判斷其中任何一方制造者是否實施了侵權(quán)行為，仍然應(yīng)當判斷該制造者是否以生產(chǎn)經(jīng)營為目的將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，且該行為或行為結(jié)果對權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到不可替代的實質(zhì)性作用。特別應(yīng)當注意的是，該固化的實質(zhì)內(nèi)容及不可替代的實質(zhì)性作用不僅包括與用戶交互的內(nèi)容及其作用，還包括與其他執(zhí)行端交互的內(nèi)容及其作用。
再次，按照上述判斷方式認定侵權(quán)，對于必須借助多個物理實體才能完成的多主體實施的方法專利并不會必然給予過度保護。第一，前已述及，對于該類專利應(yīng)當給予保護而非拒絕保護。如果基于各個物理實體的制造者固化的內(nèi)容，終端用戶只需正常操作所持終端設(shè)備即可機械重演專利技術(shù)方案，則在此情況下，各制造者均從專利技術(shù)方案中獲益，而使得專利權(quán)人的利益受損。按照上述判斷方式認定侵權(quán)，能夠合理平衡專利權(quán)人和有關(guān)行為實施者的利益。而如果堅持其中任何一方固化技術(shù)內(nèi)容的行為都無法構(gòu)成侵權(quán)行為，要求構(gòu)成侵權(quán)必須具備“明知”“侵權(quán)專用品”等條件，或者要求專利權(quán)人證明被訴侵權(quán)人為生產(chǎn)經(jīng)營目的自己直接實施了測試等行為，則對專利權(quán)人過于嚴苛，無法為該類型的專利提供有效保護。第二，上述判斷標準仍然堅持固化的內(nèi)容應(yīng)為實質(zhì)內(nèi)容，固化行為或結(jié)果對技術(shù)特征被全面覆蓋應(yīng)起到不可替代的實質(zhì)性作用。相應(yīng)的審查能夠避免專利權(quán)人任意將不同主體實施的方法步驟寫入權(quán)利要求并以此擴大可主張權(quán)利的范圍。第三，由于侵權(quán)技術(shù)方案系由不同主體完成，在確定賠償范圍時應(yīng)當考慮當事人在案件中的具體主張和被訴侵權(quán)行為對于損害后果所起的作用。相應(yīng)的審查認定能夠避免權(quán)利人通過向不同實施主體重復主張許可費或侵權(quán)賠償而獲得過度保護。
具體而言，涉案專利是一種多主體實施的方法專利，涉及移動終端、無線接入點、認證服務(wù)器三個物理實體相互配合實現(xiàn)全部技術(shù)方案。由于涉案專利的發(fā)明目的為提供一種以雙向認證機制保障移動終端接入安全性的方法，移動終端、無線接入點、認證服務(wù)器均為參與認證的主體，故在移動終端、無線接入點、認證服務(wù)器中固化的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容均為使得雙向認證機制得以實現(xiàn)的實質(zhì)內(nèi)容，對于完成整個技術(shù)方案而言作用都是不可替代的。正是因為移動終端、無線接入點、認證服務(wù)器各自的制造商都固化了涉案專利的相關(guān)實質(zhì)技術(shù)內(nèi)容，使得終端用戶可以根據(jù)自己的需求，通過在移動終端的正常操作，啟用WAPI功能，觸發(fā)涉案專利技術(shù)方案的自動執(zhí)行。并且，涉案專利的最終目的是為移動終端提供一種安全的、高保密性的接入無線局域網(wǎng)的方法，移動終端是觸發(fā)技術(shù)方案實施的必不可少的部分，移動終端的固化方應(yīng)當是實施涉案專利技術(shù)的最大受益者。至于終端用戶下載證書的行為，只是正常使用終端設(shè)備的行為。因此，在本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品中固化涉案專利中移動終端相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的行為構(gòu)成侵權(quán)行為。
對于侵害專利權(quán)的行為，根據(jù)侵權(quán)責任法的一般原理和有關(guān)侵權(quán)責任承擔方式的規(guī)定，原則上應(yīng)當承擔停止侵害的民事責任。但是，在具體案件中，基于國家利益、社會公共利益、具體權(quán)利狀態(tài)以及當事人的主觀過錯等因素，在特殊情況下可以不判令被訴侵權(quán)人承擔停止侵害的民事責任，并可通過充分的損害賠償?shù)蓉熑蔚某袚鷱浹a專利權(quán)人相應(yīng)的損失。本案中，上海某電腦貿(mào)易公司實施了侵害涉案專利權(quán)的行為，對于是否應(yīng)判令上海某電腦貿(mào)易公司停止侵害，至少可考慮以下因素：
其一，涉案專利的性質(zhì)。涉案專利不僅是標準必要專利，而且是實施強制性標準所無法避開的必要專利，這一事實使得涉案專利涉及更多社會公共利益的因素，是否應(yīng)當判令上海某電腦貿(mào)易公司停止侵害更應(yīng)注意綜合考慮當事人的主觀過錯程度、當事人之間是否存在利益失衡、損害賠償是否能夠充分彌補專利權(quán)人損失、停止侵害是否影響社會公共利益等因素。因?qū)嵤娭菩詷藴蕦е碌那謾?quán)行為，專利實施者無法通過改變技術(shù)方案避免侵權(quán)，特別是在專利技術(shù)只是終端產(chǎn)品整體使用的技術(shù)方案的一部分時，如果判令停止侵害，則意味著專利權(quán)人對權(quán)利的行使可能導致專利實施者完全退出相關(guān)商品的市場競爭?？紤]到涉案專利只是被訴侵權(quán)產(chǎn)品所使用的整體技術(shù)方案中的一部分，其作用占比相對較低，如果判決結(jié)果導致專利實施者退出市場，可能會使專利權(quán)人和專利實施者之間的利益顯著失衡。因此，在審理侵害涉及強制性標準的標準必要專利糾紛時，判令承擔停止侵害的民事責任應(yīng)當更為慎重，不宜僅因構(gòu)成侵權(quán)即簡單判令停止侵害，還應(yīng)綜合前述各種因素作出判斷。
其二，當事人的過錯。對于標準必要專利許可的公平、合理、無歧視（FRAND）談判，當事人應(yīng)當本于善意行為人、循誠信原則進行協(xié)商，如果標準必要專利的專利權(quán)人行為符合FRAND原則，而實施者存在明顯過錯，即便對于強制性標準，也可以在綜合考慮各種因素后支持專利權(quán)人停止侵害的訴訟請求。
其三，涉案專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)和判令附條件停止侵害的必要性?？紤]到標準必要專利的特殊性，在因該類專利引發(fā)的侵權(quán)糾紛中，可以根據(jù)當事人過錯、停止侵害是否可能導致當事人之間出現(xiàn)嚴重利益失衡等案件具體情況，附條件地作出停止侵害的判決。一方面，可以在前述特殊情況下，考慮在判令標準必要專利實施者停止侵害的同時，對于執(zhí)行停止侵害判項給予其修改技術(shù)方案的合理寬限期；另一方面，如果標準必要專利實施者通過支付充分的損害賠償或者以符合FRAND原則的許可費的方式支付許可使用費，則停止侵害的判項可以不再執(zhí)行。
其四，專利權(quán)人的利益保障方式。在因標準必要專利引發(fā)的侵權(quán)糾紛中，如果判令停止侵害可能使雙方當事人的利益顯著失衡，但專利權(quán)人的利益可以通過足額賠償?shù)蓉熑蔚某袚枰员Ｕ希瑒t可以在綜合考量前述各種有關(guān)因素的基礎(chǔ)上通過判決專利實施者承擔足額賠償?shù)确韶熑?，替代停止侵害的法律責任。本案中，基于上述分析，如果判令停止侵害，則判決結(jié)果可能會導致專利實施者退出相關(guān)商品市場，使專利權(quán)人和專利實施者的利益顯著失衡。相反，判令專利實施者足額賠償可以使專利權(quán)人的利益得到保障。
裁判結(jié)果
陜西省高級人民法院于2021年12月30日作出（2016）陜民初10號民事判決：一、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起，立即停止銷售部分型號平板電腦產(chǎn)品；二、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司經(jīng)濟損失人民幣14284.0608萬元；三、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司合理開支人民幣50.9958萬元；四、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對被告上海某電腦貿(mào)易公司的其他訴訟請求；五、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對被告西安市某電器有限公司的全部訴訟請求。
宣判后，上海某電腦貿(mào)易公司提起上訴，最高人民法院于2022年12月30日作出（2022）最高法知民終817號民事判決：一、維持陜西省高級人民法院（2016）陜民初10號民事判決第二、三、五項；二、撤銷陜西省高級人民法院（2016）陜民初10號民事判決第一、四項；三、駁回西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他訴訟請求；四、駁回上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他上訴請求。
裁判要旨
1.專利侵權(quán)判定中所謂的“全面覆蓋原則”，是指同一被訴侵權(quán)技術(shù)方案應(yīng)當覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征，而不必然要求同一主體的行為覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。對于需借助多個物理實體才能完成的通信領(lǐng)域的多主體實施的方法專利而言，不應(yīng)因為任何一方制造者未完整實施專利技術(shù)方案而使其都得以免除侵權(quán)責任。關(guān)于制造者是否實施了侵權(quán)行為的認定，仍然應(yīng)當判斷該制造者是否以生產(chǎn)經(jīng)營為目的將專利方法的實質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，且該行為或者行為結(jié)果對權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到不可替代的實質(zhì)性作用。
2.在標準必要專利侵權(quán)糾紛案件中適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十六條之規(guī)定判斷是否判令停止侵害時，除考慮國家利益、公共利益外，還可以考慮涉案專利的性質(zhì)、當事人的過錯、涉案專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)和判令附條件停止侵害的必要性，以及專利權(quán)人的利益保障方式等因素。當涉案專利在性質(zhì)上屬于實施強制性標準所無法避開的必要專利時，判令被訴侵權(quán)人承擔停止侵害的民事責任應(yīng)當更為審慎，更應(yīng)重點綜合考慮當事人的主觀過錯程度、當事人之間是否存在利益失衡、損害賠償是否能夠充分彌補專利權(quán)人損失、停止侵害是否影響社會公共利益等因素。
3.在標準必要專利侵權(quán)糾紛案件中，可以根據(jù)案件具體情況，對停止侵害判決附加條件。如，在判令標準必要專利實施者停止侵害的同時，可以給予其修改技術(shù)方案的合理寬限期，或者可以明確其停止侵害的義務(wù)至其實際支付充分的損害賠償或符合公平、合理、無歧視（FRAND）原則的許可費時止。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第11條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第11條）
一審： 陜西省高級人民法院 （2016）陜民初10號 民事判決（2021年12月30日）
二審： 最高人民法院 （2022）最高法知民終817號 民事判決（2022年12月30日）
