某寶公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案-推翻化合物不具備新穎性推定的舉證責(zé)任
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-040
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行政/發(fā)明專利申請駁回復(fù)審/化合物/新穎性/舉證責(zé)任分配
基本案情
某寶公司系申請?zhí)枮?01080022027.X、名稱為“D***衍生物阻燃劑”的發(fā)明專利申請（以下簡稱本申請）的申請人。國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門經(jīng)審查認(rèn)為，本申請權(quán)利要求1、4-6不具備2008年修正的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十二條第二款規(guī)定的新穎性，權(quán)利要求2、3、7、9、11-17不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性，駁回了某寶公司的申請。某寶公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出復(fù)審請求，某寶公司認(rèn)為，在對比文件1中雖然已經(jīng)提及本申請權(quán)利要求1中的化合物，但采用對比文件1實施例的制備方法無法制備出本申請權(quán)利要求1中的化合物，此時，舉證責(zé)任應(yīng)轉(zhuǎn)移至國家知識產(chǎn)權(quán)局，由國家知識產(chǎn)權(quán)局舉證證明能夠獲得本申請權(quán)利要求1中的化合物。而國家知識產(chǎn)權(quán)局未能就此進(jìn)行舉證證明，因此，應(yīng)當(dāng)推定在本申請申請日之前無法獲得該化合物。國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第110127號復(fù)審請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持駁回決定。某寶公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年9月20日作出（2016）京73行初6698號行政判決：駁回原告某寶公司的訴訟請求。國家知識產(chǎn)權(quán)局提出上訴，最高人民法院于2020年12月10日作出（2020）最高法知行終97號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：雙方當(dāng)事人在本案二審中均認(rèn)可，無法確定證據(jù)1采用對比文件1實施例的制備方法是所屬技術(shù)領(lǐng)域常規(guī)的有代表性的制備方法。而證據(jù)1采用對比文件1實施例的制備方法來嘗試合成本申請權(quán)利要求1的化合物。實施例的制備方法采用的是具體的原料配比和實驗條件，該原料配比和實驗條件均為具體的反應(yīng)物和點值。對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，有機化合物的合成直接由反應(yīng)的原料配比和實驗條件來決定，故而證據(jù)1所記載的制備方式僅涵蓋了潛在能夠合成本申請權(quán)利要求1限定的化合物制備方法范圍中非常小的一個點值。在此情況下，該證據(jù)的證明力并不足以覆蓋對比文件1所涉及的制備方法，尚不足以得出根據(jù)對比文件1的制備方法無法合成本申請權(quán)利要求1限定的化合物的結(jié)論。此外，證據(jù)1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。三乙胺作為眾多有機堿中的一種，堿性不強，該證據(jù)僅能證明在使用三乙胺作為堿這樣特定的反應(yīng)條件時無法合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。雖然證據(jù)1將三乙胺作為堿來合成有機磷化合物的選擇系來自于對比文件1的實施例，但本領(lǐng)域技術(shù)人員并不會因此得出對比文件1的有機磷化合物都能在三乙胺作為堿的條件下合成得到的結(jié)論，也不能得出本領(lǐng)域技術(shù)人員在合成對比文件1的有機磷化合物時，會產(chǎn)生僅考慮三乙胺作為堿的技術(shù)偏見。相反，對比文件1并沒有對堿作出明確的限定，本申請與對比文件1反應(yīng)類型相同，均為縮合反應(yīng)，反應(yīng)均在有機溶劑和堿的存在進(jìn)行，均是符合本領(lǐng)技術(shù)人員的一般認(rèn)知的常規(guī)反應(yīng)，由于在反應(yīng)過程中脫去鹵化氫，因而所述的堿調(diào)整和溶劑調(diào)整可根據(jù)原料不同來選擇。并且由對比文件1說明書中“通式1所示的有機磷化合物通過使結(jié)構(gòu)式4所示的有機磷化合物（9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物）與對于形成式中的R而言適合的鹵素化合物或磺酸酯在堿的存在下發(fā)生反應(yīng)來制造”、“9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物與對于形成通式1中的R而言適合的鹵素化合物或磺酸酯的縮合反應(yīng)通常在有機溶劑和有機堿的存在下進(jìn)行”的記載以及本領(lǐng)域的技術(shù)常識可知，堿為合成對比文件1中有機磷化合物的反應(yīng)條件中重要影響因素。在堿對合成反應(yīng)有重要影響且對比文件1并未對其明確限定的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員在知曉證據(jù)1的反應(yīng)條件無法合成本申請權(quán)利要求1限定的有機磷化合物時，并不會僅以此即推定得出該有機磷化合物無法合成的結(jié)論，也不會放棄嘗試采用其它的反應(yīng)條件（例如嘗試反應(yīng)重要影響因素中不同類型的堿）進(jìn)行合成。同時，證據(jù)2的實驗結(jié)果表格表明，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉如堿、溶劑等反應(yīng)條件均系能夠影響有機磷化合物合成的重要因素，也會嘗試改變上述條件來合成化合物。這間接證明了本領(lǐng)域技術(shù)人員完全有可能嘗試通過改變堿的類型來合成權(quán)利要求1限定的有機磷化合物。而證據(jù)3亦不能推導(dǎo)得出權(quán)利要求1中的化合物不能合成的結(jié)論?？梢姡景钢袑Ρ任募?提及了本申請的化合物，某寶公司僅證明對比文件1所載實驗方法不能制備本申請化合物，但未就本領(lǐng)域常規(guī)實驗方法的制備可能性舉證，某寶公司的證據(jù)尚不足推翻對比文件1已經(jīng)破壞了本申請新穎性的推定。而且，某寶公司因其提交的實驗方法并非所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)的具有代表性的制備方法，同時該實驗之時并未根據(jù)原料不同做了適當(dāng)變化、排除了非考察因素可能的影響，因此，基于某寶公司提供的證據(jù)尚不能對在本申請申請日之前獲得本申請的化合物產(chǎn)生高度蓋然的合理懷疑，因此，本案就此的舉證責(zé)任還不能轉(zhuǎn)移至國家知識產(chǎn)權(quán)局，國家知識產(chǎn)權(quán)局在此情況下還無需就該問題進(jìn)行舉證。
裁判要旨
如果現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)已經(jīng)公開專利申請或者專利要求保護(hù)的化合物，則可以推定該專利申請或者專利不具有新穎性，但專利申請人或者專利權(quán)人能夠提供證據(jù)證明在申請日之前無法制備該化合物的除外。此時，專利申請人或者專利權(quán)人不僅應(yīng)當(dāng)證明利用該現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)所載實驗方法無法制得該化合物，還應(yīng)當(dāng)證明采用所屬技術(shù)領(lǐng)域的常規(guī)實驗方法并充分發(fā)揮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員常規(guī)技能，亦無法制得該化合物。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第2款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第2款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初6698號（2019年9月20日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知行終97號行政判決（2020年12月10日）
