審理法院：山西省高級人民法院
審判人員：文劼 姬芳孫成宇
案號：（2018）晉民終53號
案件類型：民事 裁定
審判日期：2018-03-30
案由：知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛
審理經(jīng)過
上訴人臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因與被上訴人馬慧軍知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛一案，不服山西省太原市中級人民法院（2017）晉01民初579號民事判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司委托代理人賈迎輝，被上訴人馬慧軍及委托代理人王偉榮到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上訴人訴稱
臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司上訴請求：1.撤銷山西省太原市中級人民法院（2017）晉01民初579號民事判決，依法改判駁回被上訴人的訴訟請求；2.判令被上訴人承擔一、二審全部訴訟費用。
事實和理由：1.一審判決認定事實錯誤。（1）上訴人開發(fā)的三星鳳凰府樓盤項目中所使用的紗窗不構(gòu)成對被上訴人實用新型專利被許可權(quán)的侵犯。上訴人開發(fā)的三星鳳凰府樓盤項目中所使用的紗窗為目前市場上大量存在的產(chǎn)品，且該產(chǎn)品所具有的技術(shù)特征與被上訴人所擁有許可權(quán)的證書號為第3162310號專利號為ZL201320193394.8號實用新型專利所述的權(quán)利要求所保護的技術(shù)特征既不相同也不等同，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍，應當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求書記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征，人民法院應當認定其落入專利權(quán)的保護范圍：被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上的技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應當認定上訴人所使用的產(chǎn)品沒有落入專利權(quán)的保護范圍。一審法院沒有進行任何審查及技術(shù)特征的對比，僅依據(jù)被上訴人的專利權(quán)利要求及幾張照片就簡單的作出了侵犯了被上訴人享有的實用新型專利的被許可權(quán)，屬事實認定錯誤，被上訴人主張上訴人對其實用新型專利侵權(quán)不成立，應駁回其全部訴訟請求。（2）上訴人開發(fā)的三星鳳凰府樓盤項目中，上訴人將該項目的所有的門窗項目分包給山西神山富地經(jīng)貿(mào)有限公司雙方簽訂了《建筑門窗建安工程合同》，山西神山富地經(jīng)貿(mào)有限公司與劉連軍簽訂了《隱形紗窗購銷協(xié)議》，由劉連軍制作、安裝三星鳳凰府樓盤項目的隱形紗窗。劉連軍系河北邯鄲人，是承包安裝紗窗的專業(yè)技術(shù)人員。劉連軍在三星鳳凰府樓盤項目中所安裝使用的所有紗窗配件均由其采購自河北廊坊市XX縣聚元鋁塑制品廠。所以，上訴人有足夠的證據(jù)可以證明涉案產(chǎn)品的合法來源。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第七十條之規(guī)定：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任。因而，上訴人不應承擔賠償責任。
2.一審法院程序不合法。在一審程序中，法院并未對上訴人合法送達被上訴人的起訴狀、開庭傳票及應訴通知書致使上訴人喪失了參與一審訴訟的機會，沒有行使訴訟權(quán)利，且一審法院也沒有認真審查被上訴人提交的證據(jù)，就作出了錯誤的判決。
被上訴人辯稱
馬慧軍答辯稱，1.上訴人的侵權(quán)事實是客觀存在的。(1)公證書上明確證明，取證為現(xiàn)場取證《中華人民共和國公證法》第三十六條規(guī)定，經(jīng)公證的民事法律行為、有法律意義的事實和文書，應當作為認定事實的根據(jù)，但有相反證據(jù)足以推翻該項公證的除外。在該案中，被上訴人出具的(2017)津河東證字第3063號公證書明確證明"本公證員-----來到山西省臨汾市XX府樓盤現(xiàn)場，現(xiàn)場監(jiān)督了金龍云在位于上述地點的實地勘驗、拍照過程"。何為"現(xiàn)場"，何為"實地勘驗"，三星鳳凰府才是現(xiàn)場，公證書附載的照片就是"實地勘驗"所得，照片的內(nèi)容是現(xiàn)場真實情景的反映，這才是公證書的核心內(nèi)容。
（2）公證書附載的照片能反映出原審被告的紗窗其技術(shù)特征完全覆蓋原審原告權(quán)利要求1（獨立權(quán)利）、權(quán)2（從屬權(quán)利）的技術(shù)特征。原審原告提供的證據(jù)一一公證書，包括勘察記錄，也包括附載的照片。其中一部分照片是涉訴紗窗的拆解圖，實際上，這些拆解圖反映出涉訴產(chǎn)品的技術(shù)特征與原審原告專利權(quán)利要求1、2記載的技術(shù)特征完全相同。
（2）原審原告提交的證據(jù)己達到證明侵權(quán)事實的證明標準。公證書既明確指出所載照片是現(xiàn)場的真實情況，同時也載明拆解的紗窗來源于涉訴樓盤1號樓，原審被告的紗窗是由一家單位來制作的。也就是說，原告拆解的紗窗具有代表性，應推定涉訴樓盤紗窗與公證書中被拆解紗窗具有相同的技術(shù)特征，原審原告己完成了應負的舉證義務，且達到了法律要求的證明標準。因為，民事證據(jù)的證明標準是高度蓋然性，法律不可能要求原告要一一拆解涉訴樓盤上的每一棟紗窗才能證明侵權(quán)事實，原告也沒有能力去達到這樣的標準。按照舉證規(guī)則的要求，原告的舉證不是無限度的，在原告拆解了代表性的紗窗，以公證照片的形式提供了初步的證據(jù)后，已經(jīng)完成了原告的舉證義務。上訴人也即原審被告要達到抗辯目的，就要舉出相反的證據(jù)，即證明涉訴樓盤上安裝的不是這樣的紗窗，才能對抗原告的舉證事實。因此，原審原告在一審中提交的證明上訴人侵權(quán)事實的證據(jù)客觀充分，完全能夠證明涉訴產(chǎn)品侵權(quán)。
2.上訴人提交的證據(jù)不屬于二審程序的新證據(jù)，不能作為質(zhì)證的證據(jù)。上訴人為證明其有合法來源，提交了在一審中未提交的證據(jù)，但這不屬于二審所能質(zhì)證和采納的新證據(jù)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四十一條第二款規(guī)定和法院司法實踐中的認定標準，二審程序中新證據(jù)包括：一審庭審結(jié)束后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)；當事人在一審舉證期限屆滿前申請人民法院調(diào)查取證未獲準許，二審法院經(jīng)審查認為應當準許并依當事人申請調(diào)取的證據(jù)。民訴司法解釋102條：當事人因故意或者重大過失逾期提供的證據(jù)，人民法院不予采納。該份證據(jù)在一審時己經(jīng)客觀存在，也為上訴人掌握。只是由于上訴人本身的主觀過錯，一審經(jīng)合法傳喚拒不出庭，沒有在一審舉證期限屆滿前提出相關(guān)的來源證據(jù)，上訴人放棄了舉證的權(quán)利。因此，如果允許上訴人在二審中提出在一審原本就可以提出的證據(jù)，進而可能影響一審法院裁決，實際上是將上訴人的過錯造成的責任后果轉(zhuǎn)嫁至一審法院來背負，同時也影響了被上訴的權(quán)益。因此，本案中上訴人提交的證據(jù)既不屬于民訴法所定義的"新證據(jù)"，不能被質(zhì)證和采納，不能作為證明事實的依據(jù)。
3.關(guān)于上訴人的合法來源抗辯不成立。專利法法釋二第二十五條第三款規(guī)定：本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應當提供符合交易習慣的相關(guān)證據(jù)。由此可見，法律所提的"合法來源"，既要強調(diào)來源的"真實"，也要強調(diào)來源的"合法"，并以符合交易習慣的相關(guān)憑證來證明。但被告提交的證據(jù)其"三性"均有問題。從"合法性"來講，交易行為本身沒有開具向國家納稅的發(fā)票就不是合法行為，不應得到法律的認可與縱容；從"真實性"上來講，一是被告提供的有關(guān)證據(jù)并不完整，未能形成完整的證據(jù)鏈；二是提供證據(jù)方本身就是與上訴人有長期業(yè)務全作關(guān)系或與案件的審理有利害關(guān)系，其提供的證據(jù)沒有第三方佐證的情況下不能單獨作為案件的證據(jù)，其證明力很低或基本沒有證明力；被告也沒有拿出那怕是一張銀行的轉(zhuǎn)賬憑證等第三方的佐證來。這樣的交易符合交易習慣嗎這樣的交易行為能視為真實、合法來源嗎能讓人信服嗎從"關(guān)聯(lián)性"上為講，相關(guān)證據(jù)只記載商品的名稱、數(shù)據(jù)、價款等信息，沒有詳細記載所交易商品的有關(guān)技術(shù)特征以及出入庫紀錄，亦即相關(guān)證據(jù)并未與被控侵權(quán)產(chǎn)品形成一一對應關(guān)系，被告不能排他證明被控侵權(quán)產(chǎn)品就是其提供的證據(jù)上所標識的商品。這些證據(jù)沒有明確指向證據(jù)標的物用于涉訴樓盤，無法證明其與待證事實有關(guān)聯(lián)關(guān)系。在上訴人不能證明其有合法來源的情況下，上訴人應被推定為侵權(quán)人，承擔停止侵權(quán)并賠償損失的責任。
4.即使上訴人提供合法來源，其停止侵權(quán)責任不能免除專利法法釋二第二十五條規(guī)定:為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其己支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。因此，即使上訴人提供合法來源，在未證明其支付了合理對價的情況下，其停止侵權(quán)責任不能免除。
一審法院查明
原審法院審理查明，2013年4月17日，作為"紗窗框連接緊固件"的發(fā)明人畢建峰向中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請實用新型專利權(quán)，國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)初步審查后作出證書號為第3162310號的實用新型專利證書，授予了實用新型專利權(quán)，專利號為ZL201320193394.8，授權(quán)公告日為2013年9月11日。該實用新型專利的權(quán)利要求書說明：1、一種紗窗框連接緊固件，包括一橫截面為"L形"的主體，其特征在于：所述主體的前后兩側(cè)分別固定有大小相同的前片和后片，所述前片與后片均設置有與紗窗框的勾槽相適配的卡片，所述主體的兩端均設置有嵌入紗窗框的底部空腔的突起部，所述突起部由并列且有間距的第一突起和第二突起組成；2、如權(quán)利要求1所述的紗窗框連接緊固件，其特征在于，所述第一突起的外側(cè)設置有凸塊；3、如權(quán)利要求1所述的紗窗框連接緊固件，其特征在于，所述前片與后片的形狀為方形，所述前片上設置有擋片所述擋片的邊長大于所述前片的邊長；4、如權(quán)利要求1所述的紗窗框連接緊固件，其特征在于，所述后片上設置有兩個安裝孔。于2014年1月1日，許可人畢建峰（甲方）與被許可人馬慧軍（乙方）就該實用新型專利簽訂了專利授權(quán)許可合同，合同約定：甲方將自己享有專利號為ZL201320193394.8實用新型專利授予馬慧軍使用，許可方式為排他性許可，甲方授權(quán)給乙方該專利在中國境內(nèi)的專利使用權(quán)。乙方將其產(chǎn)品的安裝地通知甲方，由甲方核實乙方生產(chǎn)、安裝專利產(chǎn)品的數(shù)量。每項工程數(shù)量確認后甲乙雙方隨即進行結(jié)算，每生產(chǎn)、銷售、安裝一樘使用上述專利技術(shù)的紗窗，乙方向甲方交納專利使用費15元人民幣。乙方與甲方合同簽訂后，甲方授權(quán)乙方在中國全境內(nèi)市場專利使用權(quán)，甲方不能再授權(quán)給第三方。甲方向乙方許可專利使用權(quán)期限自2014年1月1日至2023年9月10日止。對于乙方單獨提起的維護被許可權(quán)的行為，甲方完全同意并全力協(xié)助。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年8月13日作出實用新型專利權(quán)評價報告，證明該實用新型專利未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷。畢建峰于2016年12月01日又交納了下一年的專利使用費135元，該專利為有效狀態(tài)。
原告提供了網(wǎng)絡截圖證明位于山西省臨汾市XX街口東南角的三星鳳凰府樓盤是由被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的。2017年4月11日，申請人馬慧軍的代理人金龍云在天津市河東公證處公證員于超與公證人員賈茜的監(jiān)督下，來到山西省臨汾市XX府樓盤現(xiàn)場，現(xiàn)場監(jiān)督了金龍云在位于上述地點的實地勘查、拍照過程，金龍云制作了《現(xiàn)場勘查記錄》共一頁，共取得照片十七張。茲證明與本公證書相粘連的《現(xiàn)場勘查記錄》原件上金龍云的簽名屬實，與本公證書相粘連的照片共十七張為金龍云現(xiàn)場拍攝。2017年6月13日，天津市河東公證處公出具了（2017）津河東證字第3063號公證書。從該公證書中所附的照片上顯示的紗窗框連接緊固件，可看出其特征為：1、有一橫截面為"L形"連接件主體；2、主體的前后兩側(cè)分別固定有大小相同的前片和后片，前后片的形狀為方形；3、前片上設置有擋片，擋片的邊長大于前片的邊長；4、后片上設置有兩個安裝孔；5、前后片均設置有與紗窗框的溝槽相適配的卡片；6、主體的兩端均設置奪嵌入紗窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有間距的第一突起和第二突起；7、第一突起的外側(cè)設置有凸塊。
另查明，被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系有限責任公司，法定代表人趙俊梅，住所地為臨汾市平陽南街104號。成立日期2001年4月6日，核準經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（不含施工）；房屋租賃；經(jīng)銷；建筑材料。
一審法院認為
原審法院認為：中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局于2013年9月11日作出證書號為第3162310號的實用新型專利證書，向發(fā)明人畢建峰授予了"紗窗框連接緊固件"實用新型專利權(quán)，專利號為ZL201320193394.8，畢建峰為該實用新型專利合法專利權(quán)人。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年8月13日作出實用新型專利權(quán)評價報告，證明該實用新型專利未發(fā)現(xiàn)存在不符合授予專利權(quán)條件的缺陷。于2014年1月1日，許可人畢建峰（甲方）與被許可人馬慧軍（乙方）就該實用新型專利簽訂了專利授權(quán)許可合同，原告馬慧軍依合同約定對涉案實用新型專利享有排他性使用權(quán)受法律保護，依法享有該專利的被許可權(quán)，有權(quán)單獨提起維護被許可權(quán)的訴訟行為。畢建峰于2016年12月01日又交納了下一年的專利使用費135元。該專利在原告起訴時仍為合法有效狀態(tài)。從原告依法享有排他性被許可使用權(quán)的實用新型專利的權(quán)利要求書中可歸納出其技術(shù)特征為：1、連接件主體為一橫截面為"L形"；2、主體的前后兩側(cè)分別固定有大小相同的前片和后片，前后片的形狀為方形；3、前片上設置有擋片，擋片的邊長大于前片的邊長；4、后片上設置有兩個安裝孔；5、前后片均設置有與紗窗框的溝槽相適配的卡片；6、主體的兩端均設置奪嵌入紗窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有間距的第一突起和第二突起組成；7、第一突起的外側(cè)設置有凸塊?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條的規(guī)定，專利法第五十九條第一款所稱的"發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求"，是指專利權(quán)的保護范圍應當以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。對本案被控侵權(quán)產(chǎn)品是否侵犯了涉案實用新型專利權(quán)，應以涉案實用新型專利的獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征為準，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍來判斷。根據(jù)原告提供的公證書證明了被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所開發(fā)的臨汾市三星鳳凰府樓盤使用了被控侵權(quán)產(chǎn)品紗窗框連接緊固件，從公證書中所附照片上顯示的紗窗框連接緊固件，可看出其特征為：1、有一橫截面為"L形"連接件主體；2、主體的前后兩側(cè)分別固定有大小相同的前片和后片，前后片的形狀為方形；3、前片上設置有擋片，擋片的邊長大于前片的邊長；4、后片上設置有兩個安裝孔；5、前后片均設置有與紗窗框的溝槽相適配的卡片；6、主體的兩端均設置奪嵌入紗窗框底部空腔的突起部，突起部由并列且有間距的第一突起和第二突起；7、第一突起的外側(cè)設置有凸塊。因此，被告使用的被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告享有的被許可權(quán)的專利的技術(shù)特征全部相同，應當認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案完全落入涉案實用新型專利權(quán)的保護范圍，未經(jīng)原告許可使用了侵權(quán)產(chǎn)品，被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實施了侵犯原告享有的實用新型專利的被許可權(quán)，且被告未提供證據(jù)證明其使用的侵權(quán)產(chǎn)品有合法來源，應依法承擔停止侵權(quán)行為和賠償損失等民事責任。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十五條的規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益確定，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支出的合理開支。原告通過取證發(fā)現(xiàn)被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的樓盤1、3、5號樓安裝的隱形紗窗（約7000樘）。根據(jù)原告與畢建峰的合同約定每使用紗窗一樘應交納專利使用費15元，預計侵權(quán)行為造成專利權(quán)人的損失為10萬多元，也是造成原告的間接損失。綜上，原告主張被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司停止侵權(quán)行為、酌情賠償6萬元和承擔訴訟費用的訴訟請求，理由充足，該院予以支持。依照《中華人民共和國專利法》第十二條、第四十二條、第五十九條、第六十五條、第七十條，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百四十四條的規(guī)定，判決：一、被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司立即停止侵犯專利號為ZL201320193394.8、名稱為"紗窗框連接緊固件"的實用新型專利權(quán)的行為；二、被告臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司賠償原告馬慧軍經(jīng)濟損失6萬元。
本院查明
二審庭審中，上訴人臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向本院提交了兩份證據(jù)。一份是國家專利復審委員會發(fā)布的無效宣告，宣告了被上訴人專利權(quán)的部分無效；予以證明原專利證書記載的專利保護范圍做了變更。另一份是上訴人與神山富地經(jīng)貿(mào)公司的建筑門窗合同；予以證明三星鳳凰府項目所有的門窗均為山西神山富地經(jīng)貿(mào)公司制作安裝，有合法來源。被上訴人馬慧軍質(zhì)證意見為：2018年1月26日，其實是權(quán)利要求1和權(quán)利要求2合并為新的權(quán)利要求1，在最新的裁定中，上訴人的侵權(quán)范圍也覆蓋了新的權(quán)利要求1；關(guān)于上訴人的合法來源的證據(jù)，首先不屬于新證據(jù)，其次，沒有證據(jù)證明已經(jīng)履行。二審庭審后，上訴人又向本院寄送了予以證明有合法來源的證據(jù)，被上訴人不予質(zhì)證。
本院認為
本院認為，上訴人臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向本院提交的國家專利復審委員會宣告被上訴人專利權(quán)部分無效的證據(jù)，屬于新證據(jù)的范疇，本院予以采納。被上訴人的專利權(quán)部分無效后，上訴人的門窗是否還存在侵權(quán)行為，有待進一步查清。另上訴人臨汾宇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的其與神山富地經(jīng)貿(mào)公司的建筑門窗合同以及庭后提供的履行建筑門窗合同的證據(jù)，該證據(jù)雖不屬于新證據(jù)的范疇，但該證據(jù)與本案的基本事實有關(guān)，可追加實際侵權(quán)人參加本案訴訟活動。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第（三）項之規(guī)定，裁定如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷山西省太原市中級人民法院（2017）晉01民初579號民事判決；
二、發(fā)回山西省太原市中級人民法院重審。
審判人員
審判長文 劼
審判員姬 芳
審判員孫成宇
二○一八年三月三十日
書記員王宇飛
